Registrazione Trademark Stati Uniti e Likelihood of Confusion

da | Giu 13, 2019 | Trademark

L’attività di Registrazione di un Trademark negli Stati Uniti non può prescindere dal concetto di Likelihood of Confusion.

Due marchi sono considerati confondibili (o likely to be confused) quando il consumatore può essere indotto a credere che due o più articoli dello stesso genere provengano dallo stesso produttore.
In caso di contenzioso nascente dalla violazione di diritti sul marchio (trademark infringement), al fine di valutare l’esistenza o meno della Likelihood of Confusion i tribunali statunitensi hanno adottato uno specifico test che prende in considerazione i seguenti fattori:

  • La forza e il carattere distintivo del marchio usato da parte attrice
  • La similarità tra i due marchi in conflitto
  • La relazione tra i beni o servizi messi sul mercato dalle parti
  • La similarità tra i canali commerciali usati dalle parti
  • La prova del rischio di confusione nel consumatore
  • La qualità dei beni o servizi messi sul mercato dal convenuto
  • L’intenzionalità della condotta illecita del convenuto
  • Il livello di avvedutezza ed attenzione del consumatore medio in relazione ai beni o servizi di riferimento.

FORZA E DISTINTIVITA` DEL TRADEMARK

La distinitività di un marchio può essere inerente o acquisita. Maggiore è il carattere distintivo di un marchio, maggiore è la tutela di cui lo stesso gode in caso di violazioni da parte di terzi.
Marchi costituiti da parole completamene inventate o del tutto non correlate ai beni o servizi a cui il marchio si riferisce sono considerati marchi più forti e suscettibili di maggior protezione (c.d. fanciful e arbitrary marks).

Tipici sono i casi del marchio “Apple” per personal computers e telefoni, oppure Jaguar per automobili, mentre esempi tipici di marchi costituiti da parole inesistenti nel vocabolario sono Exxon, Polaroid, Kodak, Pepsi. Altra categoria di marchi considerati distintivi sono i c.d. suggestive marks, ovvero quei marchi che richiedono uno sforzo di immaginazione da parte del consumatore affinchè gli stessi possano essere associati con i beni e prodotti che intendono distinguere (es: Airbus per aeroplani, Greyhound per trasporti, Habitat per arredamenti ed altri oggetti per la casa).

I marchi c.d. descrittivi, invece, sono quelli che incorporano una qualità o caratteristica del prodotto. In questi casi la Registrazione Trademark può avvenire nel Supplemental Register dello USPTO e gode di tutela nel momento in cui il marchio acquista distintività.

I marchi c.d. generici, da ultimo, sono quelli costituiti dalla parola comunemente usata per indicare quel particolare servizio o prodotto, ad es: Shoes per scarpe o Phones per telefoni. Questi marchi non possono essere registrati e non godono di alcuna protezione nei confronti degli infringements da parte di terzi.

Per distintività acquisita si intende il carattere distintivo che un determinato marchio acquista col passare del tempo e si misura in base alla riconoscibilità del marchio in commercio da parte del consumatore. In caso di contenzioso, la distintività acquisita potrà essere provata dimostrando, tra le altre cose:

  • la durata dell’uso del marchio
  • l’estensione territoriale dell’uso del marchio
  • il volume delle vendite dei prodotti contraddistinti dal marchio in questione
  • la pubblicita` effettuata per promuovere il marchio e la relativa spesa.

SIMILARITA` TRA I DUE MARCHI IN CONFLITTO

Sicuramente il fattore più importante ai fini di valutare l’esistenza della Likelihood of Confusion, la similarità tra due marchi si basa sull’esame dei seguenti elementi:

  • I marchi sono simili in suono, apparenza e significato; esempi di somiglianza quanto alle parole sono: Woody Stout, Woody Wheat e Woody Brown Ale per birra, Frickin ‘e Flip’n Chicken per servizi di ristorazione. Alair e Holaira per dispositivi medici usati nel trattamento delle malattie polmonari; esempi di somiglianza quanto al suono sono: Seycos vs. Seiko, Entelect vs. Intelect; Cana vs. Canya; Kresco vs. Cresco; esempi di somiglianza quanto a significato sono: Mr. Clean vs. Mr. Rust; Promise vs. Pledge.
  • I marchi hanno approssimativamente la stessa lunghezza;
  • Gli elementi comuni ai due marchi sono considerati gli elementi dominanti del marchio;
  • Le parti non usano il c.d. house mark insieme al marchio che si assume violato.

RELAZIONE TRA I BENI O SERVIZI

Due marchi simili che identificano beni o servizi forniti in due classi commerciali diverse generalmente non possono dar luogo ad un problema di likelihood of confusion. La Classificazione di Nizza del 1957 ha introdotto 45 classi internazionali di beni (34) e servizi (11), che vengono adottate ed accettate da tutti gli stati firmatari dell’Accordo. Se due marchi si riferiscono a beni o servizi non appartenenti alla stessa classe, sarà molto improbabile, anche se non impossibile, che venga ravvisata likelihood of confusion. Potete consultare l’elenco delle classi di beni e servizi di cui alla Classificazione di Nizza qui: https://it.wikipedia.org/wiki/Classificazione_di_Nizza

In effetti, come appena notato, la appartenenza ad una stessa classe non costituisce un fattore determinante ai fini di stabilire la confondibilità tra i marchi; ad esempio, le corti americane hanno rilevato che due marchi simili rientranti nella stessa classe possono essere considerati non confondibili se i beni o servizi che gli stessi identificano vengono di solito acquistati da tipologie di consumatori differenti o con modalità tali per cui il consumatore non sia indotto a pensare che detti beni o servizi abbiano la stessa origine;

Due marchi simili possono considerarsi in relazione tra di loro (e quindi suscettibili di creare confusione nel consumatore) quando i beni o servizi che gli stessi identificano:

  1. Rientrano nella stessa classe merceologica
  2. Vengono acquistati dalla stessa tipologia di consumatore (ad es: consumatori di pari o simile potere d’acquisto, aventi gli stessi gusti o simili, e provenienti dalla stessa area geografica);
  3. Vengono immessi sul mercato tramite canali commerciali identici (ad es: stessi supermercati o negozi o nello stesso dipartimento dello stesso negozio); e` ovvio che la vendita via internet, data la vastita` del mezzo, rileva in modo trascurabile a questo fine
  4. Vengono pubblicizzati in modi simili (ad esempio stesso tipo di giornali o riviste)
  5. Sono complementari tra di loro (ad es: pantaloni e magliette)
  6. Sono venduti nella stessa fascia di prezzo.

L’INTENTO FRAUDOLENTO DEL CONVENUTO

La prova dell’intento fraudolento del convenuto nel porre in atto l’infringement non è obbligatoria ma certamente aiuta le corti nel decidere a favore della parte che si assume vittima dell’altrui violazione. A detto fine non basta sostenere e dimostrare che il convenuto fosse a conoscenza del fatto che stesse usando un marchio uguale o simile ad un marchio altrui, ma è altresì necessario provare che chi ha posto in essere la condotta lesiva lo abbia fatto con il preciso intento di sfruttare la riconoscibilità e popolarità sul mercato dell’altrui marchio così da indurre il consumatore a ritenere che diversi beni abbiano la stessa origine.

La prova diretta dell’intento fraudolento non è mai semplice da fornire, pertanto le corti sono solite dedurre tale intento da altre circostanze, quali ad esempio la concreta conoscenza dell’altrui marchio da parte di chi pone in essere la violazione, l’uso dell’altrui marchio dopo un rigetto dello USPTO sulla base di un giudizio di likelihood of confusion, l’uso reiterato dell’altrui marchio anche dopo l’obiezione da parte del senior user e del proprio legale, e, ovviamente, la forte similarità tra i due marchi in conflitto. La prova della buona fede del convenuto in casi simili è generalmente irrilevante.

IL LIVELLO DI AVVEDUTEZZA ED ATTENZIONE DEL CONSUMATORE MEDIO

Ai fini di stabilire se il consumatore di certi beni o servizi possa essere confuso da due marchi simili, è fondamentale accertare quale sia il livello di avvedutezza ed attenzione del consumatore tipico di quel determinato bene o servizio.

Va da sè, infatti, che un consumatore avveduto ed attento sarà naturalmente meno indotto a cadere in confusione in relazione a due marchi simili. Come regola generale, le corti americane hanno stabilito che il consumatore tende ad essere pi avveduto ed attento, e quindi meno soggetto a confusione tra due marchi simili, nel caso in cui i beni o servizi che è in procinto di acquistare siano: (i) costosi; (ii) di natura tecnica o specialistica con riferimento ad un determinate settore; (iii) generalmente acquistati da compratori professionali.
Al contrario, il consumatore sarà considerato meno avveduto quando i beni o servizi che si accinge ad acquistare sono: (i) poco costosi; (ii) vengono acquistati d’impulso.

QUALITA’ DEI PRODOTTI OFFERTI DAL CONVENUTO

Uno dei fattori da considerare ai fini di stabilire la sussistenza della likelihood of confusion tra due marchi è la qualità dei beni o servizi a cui i marchi si riferiscono. Se viene ravvisata una sostanziale differenza di qualità tra i beni o servizi rispettivamente offerti dalle parti, minore è la possibilità che il consumatore medio possa essere indotto in errore circa la provenienza di detti beni o servizi.

Registrare un trademrak negli Stati Uniti

USPTO OFFICE ACTIONS BASATE SU LIKELIHOOD OF CONFUSION

L’autorità statunitense competente a valutare una domanda di Registrazione Trademark a livello federale è lo United States Patent and Trademark Office (USPTO). Decorsi circa tre mesi dalla presentazione della domanda, il legale dello USPTO incaricato di esaminare la pratica può in certi casi indirizzare al richiedente una risposta scritta in cui vengono sollevate obiezioni di varia natura – c.d. office actions – all’accoglimento della domanda, le quali, se non risolte, possono dar luogo al rigetto della stessa.

Una di queste obiezioni può essere rappresentata dalla likelihood of confusion, nel momento in cui l’esaminatore ritienga che il marchio oggetto della domanda in questione possa essere confuso con un altro marchio già registrato in precedenza. Il richiedente, a questo punto, è tenuto a rispondere alla office action entro sei mesi sotto pena di decadenza dell’application.
Nel valutare se sussista likelihood of confusion, l’esaminatore dello USPTO deve fare riferimento ai fattori delineati dal cd. du Pont test (In re E.I. du Pont de Nemours & Co), ovvero:

  • Similarità dei marchi nel loro complesso quanto ad aspetto, suono, significato ed impressione commerciale;
  • Similarità tra i beni e servizi a cui i marchi si riferiscono;
  • Similarità tra i canali di messa in commercio (trade channels) dei beni o servizi a cui i marchi si riferiscono;
  • Caratteristiche del consumatore medio di detti beni o servizi;
  • Popolarità del marchio registrato in precedenza;
  • Eventuale uso concorrente dei due marchi e relativa durata;
  • Gravità del rischio di confusione potenziale (sostanziale o trascurabile);
  • Esistenza di una concreta confusione tra i marchi (non solo potenziale).

Sulla base dei fattori appena enunciati, la maggior parte delle risposte alle office actions basate su likelihood of confusion verterà sulla dimostrazione della circostanza per cui i marchi in conflitto sono in realtà distinguibili poiché diversi quanto ad aspetto, suono, significato ed impressione commerciale, e/o del fatto che vanno ad identificare beni o servizi diversi tra loro.

Altre difese alle obiezioni di likelihood of confusion sollevate dalla office action possono essere costituite da: (i) la dimostrazione che il marchio che si assume violato è debole in quanto già in uso ad opera di terze parti nella stessa classe commerciale e che quindi ha diritto a minor protezione; (ii) la dimostrazione che i beni o servizi a cui i due marchi in conflitto si riferiscono vengono messi in commercio usando differenti canali commerciali; oppure che (iii) gli stessi beni o servizi sono acquistati da tipi diversi di consumatori oppure da consumatori sofisticati.

Un’alternativa importante al fine di risolvere le problematiche sollevate dalla office action e scongiurare così il pericolo di un possibile rigetto della domanda è sicuramente provare a contattare la controparte per chiederle il consenso all’uso concorrente del marchio. Detto accordo eventualmente sarà riassunto in un Consent o Coexistence Agreement, in presenza del quale l’esaminatore nella stragrande maggioranza dei casi sarà propenso a far cadere la office action e lascerà che la domanda di Registrazione del Trademark prosegua il suo corso.

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