Trademark

Overview

Esaminiamo i principali passaggi legali per aprire un ristorante a Miami e nel resto della Florida. Una volta individuato il concetto di ristorazione che più fa per voi e la città / quartiere in Miami o in Florida in cui ritenete che il vostro concetto possa funzionare, è il momento di affidarsi ad un commercial real estate broker per trovare il locale più adatto alle vostre esigenze. In Florida, cosi come nel resto degli Stati Uniti, non è pensabile trovare un locale da affittare senza l’aiuto di un broker. Il broker costituisce una figura essenziale nella vostra ricerca, tenendo anche in considerazione il fatto che negli Stati Uniti il broker viene pagato dal proprietario (Landlord) e non dall’affittuario (Tenant).

Apertura società commerciale americana

Il modo migliore per operare il proprio restaurant business in Miami, Florida così come nel resto degli Stati Uniti, è costituire una societá commerciale di diritto americano. Condurre la propria attività nella forma di una società di capitali – U.S. corporation o limited liability company – vi consentirà di tenere separato il vostro patrimonio da quello della società, con la conseguenza che i creditori di quest’ultima potranno rivalersi soltanto sul patrimonio sociale e non anche su quello personale dei soci. Aprire una società commerciale negli Stati Uniti è un’operazione semplice e poco costosa, che porta benefici fondamentali in cambio di una spesa minima. Lo stato di costituzione della società dovrà necessariamente essere la Florida. Per ulteriori informazioni circa la costituzione di una società commerciale, corporation o limited liability company, e delle relative differenze, si possono leggere i nostri posts: La Corporation – Come aprire una società negli Stati Uniti e Corporation vs. Limited Liability Company.

Negoziazione lease commerciale

I contratti di affitto commerciale in Florida solitamente non sono così lunghi ed “estenuanti” come quelli di New York City, ma rimangono comunque contratti complicati che devono essere riguardati con attenzione e negoziati da un legale specializzato. Stabilire valide exit strategies, la ripartizione lavori iniziali, gli aspetti della mantuenzione e delle spese, la clausola di cessione del contratto a terzi e la disciplina dell’inadempimento, sono tra i principali aspetti da tenere presente quando si negozia un contratto di lease commerciale a Miami, in Florida, e nel resto degli Stati Uniti. Per un’overview più completa di questo tipo di contratti vi invitiamo a leggere il nostro post I contratti di affitto commerciale negli Stati Uniti.

Ottenimento permessi e licenze

Al fine di poter aprire un ristorante in Miami e nel resto della Florida, è in primis necessaria una licenza commerciale rilasciata dalla Division of Hotels and Restaurant (DBPR) facente parte del Department of Business and Professional Regulations della Florida.

Di seguito gli steps necessary per ottenere la licenza ad aprire ed operare un ristorante a Miami ed in Florida:

1) Food Safety Plan Review: e` necessario sottoporre a revisione della DBPR un piano di ristorazione (food service plan) e si consiglia di farlo prima di cominciare il build-out del ristorante al fine di evitare modifiche del progetto in corsa che potrebbero risultare molto costose. Il food service plan che andrà al vaglio del DBPR include disegni in scala del locale e una copia del menu proposto. Inoltre, prima di aprire, il locale sara` sottoposto ad un controllo di igiene e sicurezza. Per una guida più dettagliata circa la compilazione della domanda per aprire un ristorante a Miami, Florida, si puo` cliccare qui.

2) Compilazione forms: sul sito del DBPR dovranno essere compilati vari moduli a seconda del tipo di ristorante che si intende operare. Ad esempio, se si prevede di servire alcolici, si dovrà richiedere una licenza apposita ex novo, o la stessa dovrà essere acquistata da altri che ne sono già titolari, a seconda dei casi. Per un accenno alla disciplina della liquor licence in Florida vedi infra.

3) Tasse da pagarsi al momento della presentazione del piano: nel momento in cui si sottopone il food service plan alla DBPR per l’apertura di un ristorante a Miami, Florida, sarà dovuta una imposta per la revisione, che, ad esempio, nella contea di Miami Dade ammonta a circa $700.

4) Ottenimento della Sales Tax Registration: prima di poter operare il vostro ristorante a Miami, Florida, è necessario registrarsi presso il Department of Revenue dello stato della Florida per poter gestire la Sales Tax. La Sales Tax è simile all’IVA italiana, con la differenza che la prima è molto più contenuta, nella misura circa del 7-9% a seconda dello stato, e non si applica a tutti gli acquisti. In Florida, attualmente, la Sales Tax gravitsa intorno al 8%. La sales tax si applica senza dubbio ai servizi di ristorazione. Come nel caso dell’IVA, la sales tax è a carico del cliente e viene calcolata sul prezzo della fattura, il ristoratore poi la verserà allo stato con cadenza trimestrale o quadrimestrale.

5) Employer Identification number (EIN): per poter pagare le tasse negli Stati Uniti, è obbligatorio l’ottenimento di un ID fiscale chiamato Employer Identification Number, molto simile alla partita iva italiana. L’EIN si ottiene tramite semplice compilazione del relativo form online disponibile sul sito dell’Internal Revenue Service (IRS).

6) Ispezione: prima che un ristorante in Miami o, in generale, nel resto della Florida possa aprire al pubblico, è necessario contattare il DBPR per pianificare un’ispezione al fine di verificare se il locale rispetta le normative in tema di igiene e di sicurezza. A seguito dell’ispezione, il food service establishment riceverà una valutazione di diverso livello, a seconda del numero di violazioni accertate. Il procedimento in questione è molto simile a quello in vigore a New York City, in cui l’Health Department esegue un’ispezione iniziale all’esito della quale viene assegnata una lettera tra A e D a seconda del numero di violazioni riscontrate Per una overview sull’apertura di un ristorante a New York si legga il nostro articolo, Come aprire un ristorante a New York.

7) Liquor License. Al fine di poter somministrare bevande alcoliche nel proprio ristorante in Miami, Florida,  è necessario ottenere una apposita licenza, detta liquor license. In Florida esistono tre tipi di liquor licenses:
(a) Quota- Full Liquor License: consente di vendere tutti i tipi di alcolici (super e non) in un ristorante, bar, liquor store ecc. Le licenze quota sono contingentate sulla base della popolazione in una determinate contea, per cui, a meno che la popolazione non salga, devono essere necessariamente acquistata da qualcuno che ne è già in possesso, atteso che la contea non ne emetterà altre. I prezzi sono variabili, a Miami una quota-liquor license può costare anche $150,000 – $250,000, ma la buona notizia è che questo importo può essere facilmente finanziato.
(b) Full License / SRX Restaurant: questo tipo di licenza è un eccezione alla quota e consente di vendere tutti i tipi di alcolici. Può essere ottenuta soltanto se il ristorante rispetta certi requisiti in termini di rapporto tra fatturato derivante da food e fatturato derivante da alcol ed in termini di rapporto tra posti a sedere e superficie dei locali.
(c) Beer and Wine: questo tipo di licenza consente la vendita di vino e birra, ma non di superalcolici e, vista la sua minore “pericolosità” sociale, non è soggette nè ai requisiti della quota nè a quelli della SRX (ma ovviamente vi sono pur sempre altri requisiti di legge meno stringenti che devono essere rispettati).

Assunzione personale

Anche la Florida, come il resto degli Stati Uniti è uno stato in cui il rapporto di lavoro è strettamente at will, ovvero lo stesso può essere interrotto in qualsiasi momento ad opera del datore di lavoro o del dipendente. Eventuali varianti rispetto a questa regola generale devono essere previste in un contratto scritto, cosa che non accadrà praticamente mai in caso di personale di ristorante, che in genere viene assunto senza un contratto scritto.
La Florida adotta una minimum wage law, in cui il minimo salariale legale e` superiore a quello stabilito dalle leggi federali. Nel caso di camerieri ed altro personale da assumersi nel ristorante, una parte del salario minimo può essere costituita dalle tips, ovvero dalle mance. La mancia negli Stati Uniti non è un obbligo stabilito per legge, ma è pur sempre una prassi molto consolidata, tanto che in qualsiasi ristorante il cameriere che vi ha servito si aspetta di ricevere una mancia compresa tra il 15% e il 20% sul prezzo del pasto. La Florida, come molti altri stati americani, permette il tip pooling & sharing, ovvero il personale del ristorante può raccogliere le mance in un fondo comune e distribuirle tra tutti i dipendenti a fine giornata.

Visto E-2 per gli Stati Uniti

Al fine di aprire un’attivita` di ristorazione in Miami, Florida e nel resto degli Stati Uniti, non è necessario ottenere un visto lavorativo per gli Stati Uniti. Il visto, diventa invece necessario se il titolare della attività, o un dipendente della stessa, vuole anche stabilirsi negli Stati Uniti e lavorare. In questo caso, i cittadini italiani hanno la possibilità di ottenere un visto per investitori e loro dipendenti denominato visto E-2. Non esiste un investimento minimo, tuttavia in genere le domande di visto E-2 USA supportate da un invesitmento inferiore ai $100,000 hanno meno possibilità di essere accolte. Altro requisito ai fini dell’ottenimento del visto E-2 USA è che il business che si intraprende o si acquista, preferibilmente sia in grado di creare posti di lavoro per lavoratori americani, e non soltanto un reddito per mantenere il suo titolare. Per informazioni piu dettagliate sul visto E-2 USA potete leggere il nostro post: Il Visto E-2 per gli Stati Uniti d’America.

Registrazione marchio commerciale

Passo molto importante, e spesso sottovalutato, è la registrazione del proprio marchio commerciale negli Stati Uniti, soprattutto nel momento in cui il vostro ristorante in Miami, Florida o nel resto degli Stati Uniti, acquista visibilità e successo presso il pubblico e vi preparate ad aprire nuove locations. Registrare il marchio è un passo importante al fine di impedire che qualcun altro approfitti del vostro successo per usare un marchio uguale o simile al vostro con lo scopo di attrarre clientela in modo illegittimo. Registrare un marchio negli Stati Uniti è poco costoso, soprattutto in rapporto ai benefici che comporta. Per ulteriori informazioni circa registrazione del marchio si può leggere il nostro post: Come registrare un marchio negli Stati Uniti.

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Overview

Stipulare un contratto di distribuzione (distribution agreement) negli Stati Uniti con un distributore locale rappresenta uno dei modi più comuni per le aziende italiane per entrare nel mercato americano. Servirsi di un distributore che acquista e rivende i nostri prodotti è anche un modo per testare se il prodotto può avere mercato negli Stati Uniti senza correre troppi rischi. Il distributore, infatti, salvo casi di consignment, acquista la proprietà delle merci ed è tenuto a pagarne il corrispettivo a prescindere se dette merci vengano vendute o meno. E` naturale, d’altro canto, che se un prodotto non vende, il distributore smetterà di fare ordini.

Servirsi di un distributore, inoltre, evita al produttore italiano le ingenti spese legate al dover creare un’organizzazione stabile negli Stati Uniti, assumere direttamente personale, acquistare o affittare un magazzino ecc. Aprire una propria società commerciale negli Stati Uniti e commercializzare direttamente il proprio prodotto è sicuramente consigliato quando si raggiungono certi volumi di fatturato, ma fino a quel momento in genere la soluzione più sensata è servirsi di un distributore. Una soluzione ibrida, a metà tra contratto di distribuzione e vendita diretta negli Stati Uniti con propria organizzazione stabile, può essere quella di entrare in società con il distributore americano. Ciò rappresenta un modo per incassare di più (partecipando anche agli utili della società americana) e per esercitare un controllo più stretto sull’operato del distributore.

La relazione con il distributore americano, anche per motivi di distanza, barriere linguistiche e differenze culturali, può comportare qualche rischio. A volte, infatti, può capitare che il distributore, forte del fatto che il controllo esercitato dal cliente straniero è spesso inesistente, violi le regole di esclusiva o di non-competition, si appropri illecitamente di marchi, brevetti e domain names, commetta altri tipi di violazioni contrattuali o, più semplicemente, non promuova e non impieghi risorse adeguate per creare o allargare il mercato del prodotto.

In ragione di quanto sopra, diventa essenziale regolare il rapporto di distribuzione con un contratto scritto che disciplini nel dettaglio i diritti e gli obblighi delle parti e gli strumenti di tutela in caso di inadempimento. Ciò a maggior ragione se si considera che nella maggior parte degli Stati Uniti non esiste un vero e proprio codice civile in grado di colmare, come accade in Italia, la mancanza di regolamentazione privata tra le parti. In certi casi, tuttavia, la giurisprudenza Americana ha applicato al rapporto di distribuzione una normativa federale chiamata Uniform Commercial Code (UCC), nata, in realtà e tra le altre cose, per regolare la vendita di merci b2b e b2c. In detti casi, le corti hanno ritenuto che in essi l’elemento della vendita fosse predominante rispetto all’elemento della distribuzione (che in definitiva è un accordo su vendite future).

Key Provisions nei contratti di distribuzione con gli Stati Uniti

Esclusiva

Garantisce il diritto del distributore ad essere il rivenditore esclusivo del vostro prodotto in un certo determinato territorio. Per ovvi motivi, difficilmente un distributore americano accetterà di vendere il vostro prodotto senza essere tutelato da un patto di esclusiva.

Territorio

Stabilisce il raggio d’azione del distributore. Prima di concedere al distributore americano un territorio troppo ampio è buona norma assicurarsi che quest’ultimo abbia l’organizzazione, i mezzi e le risorse per coprirlo. In genere, è bene iniziare affidando al distributore uno o più stati soltanto, ed in seguito, se il rapporto prosegue in modo soddisfacente per entrambe le parti, estendere ad ulteriori stati l’attività oggetto del contratto. La possibilità di vendere via internet generalmente va poco d’accordo con le limitazioni territoriali, ragion per cui la vendita online deve essere strettamente regolata all’interno del contratto di distribuzione.

Durata e Termination

E’ importante stabilire la durata del rapporto contrattuale e i casi in cui il contratto di distribuzione può essere risolto. Un impegno a lungo termine con il distributore, almeno all’inizio, non è mai consigliabile. Generalmente si comincia con un anno di contratto rinnovabile automaticamente salvo disdetta, oppure con due o più anni di contratto con diritto di risoluzione anche senza giusta causa dal secondo anno in poi. Questi sono solo esempi, in realtà questi aspetti sono rimessi alla totale discrezione delle parti. E’ in ogni caso fondamentale stabilire ipotesi di termination contrattuale per inadempimento da parte del distributore: se il distributore non è sufficientemente performante o vende prodotti concorrenziali nonostante un patto di non-compete ecc. vedi infra, oppure, ancora, dichiara fallimento o entra in altra procedura concorsuale, il produttore deve poter avere l’opzione di risolvere il contratto.

Prezzo, ordini e quantità minime

Il prezzo dei prodotti, il metodo e i termini di pagamento sono ovviamente tra gli elementi principali del contratto di distribuzione. Il produttore deve riservarsi la possibilità di cambiare i prezzi in corsa con un certo preavviso al distributore. Può essere stabilito un prezzo minimo per prodotto, facendo attenzione che questa non venga considerata una pratica anticoncorrenziale. In certi casi, stabilire un prezzo minimo può essere giustificato per tutelare il prestigio del prodotto. Si può, e possibilmente si deve, stabilire una quantità minima di ordini di acquisto da parte del distributore in un certo arco di tempo: se gli ordini scendono sotto detta soglia possono scattare certe conseguenze tra cui la risoluzione del contratto di distribuzione.

Shipment e trasferimento del rischio

Nei contratti di distribuzione internazionale soprattutto, è fondamentale stabilire i termini e le condizioni di spedizione delle merci. Il produttore dovrebbe tentare di inserire una clausola Ex Works (incoterm EXW), in base alla quale la speidizione avviene a cura e spese del distributore ed il rischio del danneggiamento o della distruzione della merce passa a quest’ultimo una volta che gli ordini gli vengono consegnati presso la sede del produttore pronti per essere spediti. Nei contratti crossborder, tuttavia, l’EXW presenta qualche difficoltà pratica atteso che il produttore comunque deve rimanere in qualche modo coinvolto nel procedimento di sdoganamento al momento dell’entrata della merce entra negli Stati Uniti.

Uso del Trademark

E` assolutamente raccomandato, prima di stipulare un qualsiasi contratto di distribuzione con gli Stati Uniti, procedere alla registrazione del proprio trademark. Infiniti esempi potrebbero citarsi di distributori americani che si sono illegittimamente impossessati dei trademarks dei produttori in precedenza non debitamente registrati. Una volta che il produttore ha registrato il proprio trademark negli Stati Uniti, è possibile contrattualmente limitare l’uso dello stesso da parte del distributore, sia nella pratica commerciale tradizione sia nelle vendite online. E` necessario a questo fine inserire una clausola nel contratto di distribuzione al fine di definire in modo certo la proprietà del trademark e di stabilire che qualsiasi display del trademark stesso deve ricevere la previa approvazione del produttore. Per una panoramica sul procedimento di registrazione di un marchio commerciale negli Stati Uniti si leggano i nostri articoli: Come Registrare un Marchio Commerciale negli Stati Uniti e Registrazione Trademark negli Stati Uniti e Likelihood of Confusion. Tutte le considerazioni svolte in questo paragrafo in tema di trademark sono applicabili in modo identico ai brevetti.

Non-Compete

E` naturale che a un distributore debba essere impedito di vendere prodotti concorrenti con quelli del produttore e/o di cominciare un altro business, direttamente o indirettamente, avente come attività la vendita di prodotti concorrenti, sia durante che dopo la risoluzione o scadenza del contratto ed entro certi limiti territoriali. Certe clausole di non-competition troppo estese sia in termini di tempo sia in termini geografici, se impugnate dal distributore potrebbero non passare il vaglio del tribunale perchè ritenute patti limitativi della concorrenza. Ad esempio, una clausola che impedisse al distributore di condurre attività concorrente in tutti gli Stati Uniti per un periodo di dieci anni a partire dalla scadenza del contratto, molto difficilmente sarebbe considerata legittima da un qualsiasi tribunale americano.

Confidentiality

In certi contratti di distribuzione, il distributore può venire a contatto con processi produttivi, trade secrets, know how, clienti ecc. dell’azienda del produttore. E` dunque di cruciale importanza inserire nel contratto una clausola di obbligo di confidentiality al fine di impedire al distributore di usare, servirsi o semplicemente divulgare le suddette informazioni. Come deterrente è altresì opportuno inserire una clausola di liquidated damages, per cui in caso di violazione, il distributore sarà tenuto a risarcire al produttore un importo predeterminato senza necessità di provare l’ammontare del danno (ma soltanto la sussistenza della violazione).

Legge applicabile e giurisdizione

E` di particolare importanza stabilire quale legge si applicherà al contratto di distribuzione con gli Stati Uniti e quali giudici saranno competenti a decidere di eventuali controversie che dovessero insorgere con il distributore americano. Il nostro suggerimento è quello di applicare la legge dello stato americano in cui ha sede il distributore ed assegnare la giurisidizione ai giudici di detto stato oppure inserire una clausola di arbitrato, nazionale americano o internazionale. E` comune credenza del produttore italiano che la legge che regola il rapporto dovrebbe essere quella italiana così come anche il tribunale competente. In realtà, iniziare una procedura giudiziale in Italia contro un convenuto americano non ha molto senso nè dal punto di vista giuridico nè da quello pratico: sempre ammesso che si riesca a notificare al distributore l’atto introduttivo del giudizio così come tutti gli atti successivi, ed anche ottenuta una sentenza favorevole (dopo anni e anni di giudizio durante i quali il distributore americano nel frattempo avrà probabilmente aperto e richiuso una decina di società), se il convenuto americano non ottempera volontariamente alla decisione italiana sarà necessario far riconoscere quest’ultima come valida negli Stati Uniti tramite un apposito procedimento speciale, lungo e tutt’altro che sicuro. La soluzione migliore  dunque lasciare la giuridisdizione in America, ove i procedimenti legali, anche se più costosi, sono anche piu` veloci ed efficaci e possono essere fatti valere immediatamente contro l’avversario.

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L’attività di Registrazione di un Trademark negli Stati Uniti non può prescindere dal concetto di Likelihood of Confusion.

Due marchi sono considerati confondibili (o likely to be confused) quando il consumatore può essere indotto a credere che due o più articoli dello stesso genere provengano dallo stesso produttore.
In caso di contenzioso nascente dalla violazione di diritti sul marchio (trademark infringement), al fine di valutare l’esistenza o meno della Likelihood of Confusion i tribunali statunitensi hanno adottato uno specifico test che prende in considerazione i seguenti fattori:

• La forza e il carattere distintivo del marchio usato da parte attrice
• La similarità tra i due marchi in conflitto
• La relazione tra i beni o servizi messi sul mercato dalle parti
• La similarità tra i canali commerciali usati dalle parti
• La prova del rischio di confusione nel consumatore
• La qualità dei beni o servizi messi sul mercato dal convenuto
• L’intenzionalità della condotta illecita del convenuto
• Il livello di avvedutezza ed attenzione del consumatore medio in relazione ai beni o servizi di riferimento.

FORZA E DISTINTIVITA` DEL TRADEMARK

La distinitività di un marchio può essere inerente o acquisita. Maggiore è il carattere distintivo di un marchio, maggiore è la tutela di cui lo stesso gode in caso di violazioni da parte di terzi.
Marchi costituiti da parole completamene inventate o del tutto non correlate ai beni o servizi a cui il marchio si riferisce sono considerati marchi più forti e suscettibili di maggior protezione (c.d. fanciful e arbitrary marks).

Tipici sono i casi del marchio “Apple” per personal computers e telefoni, oppure Jaguar per automobili, mentre esempi tipici di marchi costituiti da parole inesistenti nel vocabolario sono Exxon, Polaroid, Kodak, Pepsi. Altra categoria di marchi considerati distintivi sono i c.d. suggestive marks, ovvero quei marchi che richiedono uno sforzo di immaginazione da parte del consumatore affinchè gli stessi possano essere associati con i beni e prodotti che intendono distinguere (es: Airbus per aeroplani, Greyhound per trasporti, Habitat per arredamenti ed altri oggetti per la casa).

I marchi c.d. descrittivi, invece, sono quelli che incorporano una qualità o caratteristica del prodotto. In questi casi la Registrazione Trademark può avvenire nel Supplemental Register dello USPTO e gode di tutela nel momento in cui il marchio acquista distintività.

I marchi c.d. generici, da ultimo, sono quelli costituiti dalla parola comunemente usata per indicare quel particolare servizio o prodotto, ad es: Shoes per scarpe o Phones per telefoni. Questi marchi non possono essere registrati e non godono di alcuna protezione nei confronti degli infringements da parte di terzi.

Per distintività acquisita si intende il carattere distintivo che un determinato marchio acquista col passare del tempo e si misura in base alla riconoscibilità del marchio in commercio da parte del consumatore. In caso di contenzioso, la distintività acquisita potrà essere provata dimostrando, tra le altre cose:

• la durata dell’uso del marchio
• l’estensione territoriale dell’uso del marchio
• il volume delle vendite dei prodotti contraddistinti dal marchio in questione
• la pubblicita` effettuata per promuovere il marchio e la relativa spesa.

SIMILARITA` TRA I DUE MARCHI IN CONFLITTO

Sicuramente il fattore più importante ai fini di valutare l’esistenza della Likelihood of Confusion, la similarità tra due marchi si basa sull’esame dei seguenti elementi:

• I marchi sono simili in suono, apparenza e significato; esempi di somiglianza quanto alle parole sono: Woody Stout, Woody Wheat e Woody Brown Ale per birra, Frickin ‘e Flip’n Chicken per servizi di ristorazione. Alair e Holaira per dispositivi medici usati nel trattamento delle malattie polmonari; esempi di somiglianza quanto al suono sono: Seycos vs. Seiko, Entelect vs. Intelect; Cana vs. Canya; Kresco vs. Cresco; esempi di somiglianza quanto a significato sono: Mr. Clean vs. Mr. Rust; Promise vs. Pledge.
• I marchi hanno approssimativamente la stessa lunghezza;
• Gli elementi comuni ai due marchi sono considerati gli elementi dominanti del marchio;
• Le parti non usano il c.d. house mark insieme al marchio che si assume violato.

RELAZIONE TRA I BENI O SERVIZI

Due marchi simili che identificano beni o servizi forniti in due classi commerciali diverse generalmente non possono dar luogo ad un problema di likelihood of confusion. La Classificazione di Nizza del 1957 ha introdotto 45 classi internazionali di beni (34) e servizi (11), che vengono adottate ed accettate da tutti gli stati firmatari dell’Accordo. Se due marchi si riferiscono a beni o servizi non appartenenti alla stessa classe, sarà molto improbabile, anche se non impossibile, che venga ravvisata likelihood of confusion. Potete consultare l’elenco delle classi di beni e servizi di cui alla Classificazione di Nizza qui: https://it.wikipedia.org/wiki/Classificazione_di_Nizza

In effetti, come appena notato, la appartenenza ad una stessa classe non costituisce un fattore determinante ai fini di stabilire la confondibilità tra i marchi; ad esempio, le corti americane hanno rilevato che due marchi simili rientranti nella stessa classe possono essere considerati non confondibili se i beni o servizi che gli stessi identificano vengono di solito acquistati da tipologie di consumatori differenti o con modalità tali per cui il consumatore non sia indotto a pensare che detti beni o servizi abbiano la stessa origine;

Due marchi simili possono considerarsi in relazione tra di loro (e quindi suscettibili di creare confusione nel consumatore) quando i beni o servizi che gli stessi identificano:

1. Rientrano nella stessa classe merceologica
2. Vengono acquistati dalla stessa tipologia di consumatore (ad es: consumatori di pari o simile potere d’acquisto, aventi gli stessi gusti o simili, e provenienti dalla stessa area geografica);
3. Vengono immessi sul mercato tramite canali commerciali identici (ad es: stessi supermercati o negozi o nello stesso dipartimento dello stesso negozio); e` ovvio che la vendita via internet, data la vastita` del mezzo, rileva in modo trascurabile a questo fine
4. Vengono pubblicizzati in modi simili (ad esempio stesso tipo di giornali o riviste)
5. Sono complementari tra di loro (ad es: pantaloni e magliette)
6. Sono venduti nella stessa fascia di prezzo.

L’INTENTO FRAUDOLENTO DEL CONVENUTO

La prova dell’intento fraudolento del convenuto nel porre in atto l’infringement non è obbligatoria ma certamente aiuta le corti nel decidere a favore della parte che si assume vittima dell’altrui violazione. A detto fine non basta sostenere e dimostrare che il convenuto fosse a conoscenza del fatto che stesse usando un marchio uguale o simile ad un marchio altrui, ma è altresì necessario provare che chi ha posto in essere la condotta lesiva lo abbia fatto con il preciso intento di sfruttare la riconoscibilità e popolarità sul mercato dell’altrui marchio così da indurre il consumatore a ritenere che diversi beni abbiano la stessa origine.

La prova diretta dell’intento fraudolento non è mai semplice da fornire, pertanto le corti sono solite dedurre tale intento da altre circostanze, quali ad esempio la concreta conoscenza dell’altrui marchio da parte di chi pone in essere la violazione, l’uso dell’altrui marchio dopo un rigetto dello USPTO sulla base di un giudizio di likelihood of confusion, l’uso reiterato dell’altrui marchio anche dopo l’obiezione da parte del senior user e del proprio legale, e, ovviamente, la forte similarità tra i due marchi in conflitto. La prova della buona fede del convenuto in casi simili è generalmente irrilevante.

IL LIVELLO DI AVVEDUTEZZA ED ATTENZIONE DEL CONSUMATORE MEDIO

Ai fini di stabilire se il consumatore di certi beni o servizi possa essere confuso da due marchi simili, è fondamentale accertare quale sia il livello di avvedutezza ed attenzione del consumatore tipico di quel determinato bene o servizio.

Va da sè, infatti, che un consumatore avveduto ed attento sarà naturalmente meno indotto a cadere in confusione in relazione a due marchi simili. Come regola generale, le corti americane hanno stabilito che il consumatore tende ad essere pi avveduto ed attento, e quindi meno soggetto a confusione tra due marchi simili, nel caso in cui i beni o servizi che è in procinto di acquistare siano: (i) costosi; (ii) di natura tecnica o specialistica con riferimento ad un determinate settore; (iii) generalmente acquistati da compratori professionali.
Al contrario, il consumatore sarà considerato meno avveduto quando i beni o servizi che si accinge ad acquistare sono: (i) poco costosi; (ii) vengono acquistati d’impulso.

QUALITA’ DEI PRODOTTI OFFERTI DAL CONVENUTO

Uno dei fattori da considerare ai fini di stabilire la sussistenza della likelihood of confusion tra due marchi è la qualità dei beni o servizi a cui i marchi si riferiscono. Se viene ravvisata una sostanziale differenza di qualità tra i beni o servizi rispettivamente offerti dalle parti, minore è la possibilità che il consumatore medio possa essere indotto in errore circa la provenienza di detti beni o servizi.

USPTO OFFICE ACTIONS BASATE SU LIKELIHOOD OF CONFUSION

L’autorità statunitense competente a valutare una domanda di Registrazione Trademark a livello federale è lo United States Patent and Trademark Office (USPTO). Decorsi circa tre mesi dalla presentazione della domanda, il legale dello USPTO incaricato di esaminare la pratica può in certi casi indirizzare al richiedente una risposta scritta in cui vengono sollevate obiezioni di varia natura – c.d. office actions – all’accoglimento della domanda, le quali, se non risolte, possono dar luogo al rigetto della stessa.

Una di queste obiezioni può essere rappresentata dalla likelihood of confusion, nel momento in cui l’esaminatore ritienga che il marchio oggetto della domanda in questione possa essere confuso con un altro marchio già registrato in precedenza. Il richiedente, a questo punto, è tenuto a rispondere alla office action entro sei mesi sotto pena di decadenza dell’application.
Nel valutare se sussista likelihood of confusion, l’esaminatore dello USPTO deve fare riferimento ai fattori delineati dal cd. du Pont test (In re E.I. du Pont de Nemours & Co), ovvero:

• Similarità dei marchi nel loro complesso quanto ad aspetto, suono, significato ed impressione commerciale;
• Similarità tra i beni e servizi a cui i marchi si riferiscono;
• Similarità tra i canali di messa in commercio (trade channels) dei beni o servizi a cui i marchi si riferiscono;
• Caratteristiche del consumatore medio di detti beni o servizi;
• Popolarità del marchio registrato in precedenza;
• Eventuale uso concorrente dei due marchi e relativa durata;
• Gravità del rischio di confusione potenziale (sostanziale o trascurabile);
• Esistenza di una concreta confusione tra i marchi (non solo potenziale).

Sulla base dei fattori appena enunciati, la maggior parte delle risposte alle office actions basate su likelihood of confusion verterà sulla dimostrazione della circostanza per cui i marchi in conflitto sono in realtà distinguibili poiché diversi quanto ad aspetto, suono, significato ed impressione commerciale, e/o del fatto che vanno ad identificare beni o servizi diversi tra loro.

Altre difese alle obiezioni di likelihood of confusion sollevate dalla office action possono essere costituite da: (i) la dimostrazione che il marchio che si assume violato è debole in quanto già in uso ad opera di terze parti nella stessa classe commerciale e che quindi ha diritto a minor protezione; (ii) la dimostrazione che i beni o servizi a cui i due marchi in conflitto si riferiscono vengono messi in commercio usando differenti canali commerciali; oppure che (iii) gli stessi beni o servizi sono acquistati da tipi diversi di consumatori oppure da consumatori sofisticati.

Un’alternativa importante al fine di risolvere le problematiche sollevate dalla office action e scongiurare così il pericolo di un possibile rigetto della domanda è sicuramente provare a contattare la controparte per chiederle il consenso all’uso concorrente del marchio. Detto accordo eventualmente sarà riassunto in un Consent o Coexistence Agreement, in presenza del quale l’esaminatore nella stragrande maggioranza dei casi sarà propenso a far cadere la office action e lascerà che la domanda di Registrazione del Trademark prosegua il suo corso.

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Premessa

Questo articolo costituisce una guida rapida all’apertura di un locale ristorante / bar a New York e prende in considerazione i più importanti aspetti legali ed amministrativi di cui è necessario tenere conto nel corso di questo processo. Una volta ideato il vostro concept, studiato la zona in cui desiderate aprire il locale e redatto il vostro business plan, potete passare ad affrontare gli aspetti più strettamente legali e burocratici legati all’apertura di un ristorante nell’area di New York. Le seguenti considerazioni, pur con le dovute varianti, possono costituire utili consigli anche in caso di apertura di un ristorante o bar nel resto dell’America, come ad esempio in Florida, California ed altri stati.

Costituzione di società americana

Il primissimo presupposto per aprire un ristorante a New York e negli Stati Uniti in generale, è la costituzione di una società commerciale di diritto americano. Condurre la propria attività sotto forma di società è estremamente importante per i motivi esposti qui di seguito. Una società di capitali americana costituisce un soggetto giuridico autonomo che consente ai propri soci di tenere separato l’investimento dal loro patrimonio personale: i creditori della società potranno rivalersi soltanto sul patrimonio della stessa e non anche sul patrimonio personale dei soci.

In sostanza, usando la forma societaria, il socio è sicuro che, qualora il business non vada come sperato, non perderà più denaro di quanto lo stesso abbia deciso di investire. Costituire una società di diritto americano è inoltre essenziale per poter stipulare tutta una serie di contratti commerciali propedeutici alla apertura dell’attività di ristorazione, come ad esempio il contratto di affitto commerciale (commercial lease agreement), il contratto di acquisto di azienda e le varie polizze di assicurazione.

Non esiste, ovviamente, alcun divieto di legge a che questi contratti vengano stipulati direttamente con un soggetto giuridico italiano, ma, di fatto, nessun interlocutore americano vi consentirà di farlo. Il motivo, molto semplice, risiede nel fatto che l’americano si sente tutelato soltanto se la controparte straniera è presente negli USA con una organizzazione stabile sotto forma di società.

Qualora infatti sorgessero problematiche o, ancor peggio, ci fosse bisogno di rivolgersi al tribunale, la nostra controparte americana sa già che potrà rivolgere le proprie richieste nei confronti di un’entità giuridica domestica con conti correnti ed assets presenti all’interno della giurisdizione americana, senza la necessità di dover intentare improbabili azioni legali oltreoceano.

Corporation o Limited Liability Company

Le forme societarie più indicate per condurre un’attività di ristorazione sono, a seconda dei casi, la corporation e la limited liability company. In generale, le differenze tra queste due forme societarie sono già state evidenziate in altri articoli di questo blog:
(si legga Come aprire una Società U.S.A. – Limited Liability Company vs. Corporation).

In questa sede basterà dire che se l’investitore italiano o straniero ha intenzione di condurre in prima persona l’attività di ristorazione, in tal senso stabilendosi negli USA con regolare visto di lavoro (vedi infra) e pagando regolarmente le tasse in questo paese, il tipo societario più indicato è la limited liability company, la quale, per la sua stessa natura di pass through entity, comporta indubbi benefici fiscali per i cittadini americani ed i soggetti ad essi equiparati dal punto di vista della tassazione (come appunto i cittadini stranieri titolari di visto lavorativo USA).

Qualora, invece, l’investitore italiano o straniero non intenda partecipare direttamente alla gestione del business e pertanto non si trasferisca negli USA, per svariati motivi – ancora e soprattutto di natura fiscale – la forma societaria più indicata è di solito la Corporation.

Employer Identification Number e Sales Tax Certificate

Una volta costituita la società, i primi due adempimenti da tenere presenti sotto il profilo fiscale sono l’ottenimento dell’Employer Identification Number (EIN) ed il Sales Tax Certificate. L’EIN ricorda in qualche modo la partita iva italiana e consente all’autorità fiscale Americana (Internal Revenue Service, meglio nota come IRS) di individuare un’attività come contribuente (o taxpayer).

Il Sales Tax Certificate è invece l’autorizzazione ad esigere la Sales Tax dai propri clienti al momento in cui si viene pagati per il servizio reso. La Sales Tax dovrà poi essere versata allo Stato con cadenza quadrimestrale. La Sales Tax è molto simile all’IVA italiana, ma si applica soltanto su certi tipi di transazioni, tra cui i pasti consumati al ristorante.

Nello Stato di New York la Sales Tax al momento rappresenta una maggiorazione di quasi il 9% sul valore dell’acquisto. Senza aver prima ottenuto l’EIN ed il Sales Tax Certitifcate non è possibile ottenere la maggior parte dei permessi amministrativi ad operare come ristorante.

Scelta della location e contratto di locazione commerciale

Se si ha intenzione di aprire un ristorante a New York interamente nuovo, per prima cosa sarà necessario trovare un locale commerciale che possa essere adibito a tale uso. In tal senso, diventa fondamentale rivolgersi alla figura di un broker, che sarà in grado di selezionare una gamma di locali in linea con le esigenze del cliente, anche e soprattutto in termini di budget. I brokers sono totalmente gratuiti per il tenant, in quanto vengono pagati a provvigione unicamente dal proprietario.

Una volta individuata la location e raggiunto un accordo di massima sui punti principali del contratto, il proprietario del locale (Landlord) effettua la due diligence sulla situazione finanziaria del potenziale locatario (Tenant), nonché sulla di lui esperienza nel business che andrà a condurre.

E` evidente che il Landlord non vorrà cominciare una relazione commerciale di lunga durata con un Tenant che non presenta adeguate garanzie patrimoniali o che non abbia sufficiente esperienza nel proprio settore di attività. Se la due diligence ha un esito soddisfacente, il Landlord chiederà al proprio avvocato di redigere il contratto di locazione, che verrà poi trasmesso al futuro Tenant in modo tale che le trattative possano avere inizio.

I contratti di affitto commerciale negli Stati Uniti, ed in particolar modo a New York, sono documenti lunghi (generalmente dalle 60 alle 100 pagine inclusi allegati) e densi di tecnicisimi che richiedono necessariamente l’intervento di un avvocato specializzato. Questo tipo di contratti sono quasi sempre oggetto di intense trattative tra le parti, ciascuna delle quali tenderà a spuntare le condizioni migliori.

Ciò è comprensibile in quanto trattasi di contratti molto onerosi in cui ciascuna delle parti rischia di perdere molti soldi strada facendo se le cose non vanno come desiderato. Diventa pertanto molto importante impostare fin dall’inizio il contratto nella giusta maniera e con i dovuti accorgimenti. Stabilire delle exit strategies di un certo tipo è fondamentale al fine di non rimanere intrappolati in un contratto di locazione quando  l’attività commerciale condotta non produce i risultati sperati. Per ulteriori dettagli, si veda il nostro post Contratti di affitto commerciale negli Stati Uniti.

Acquisto di attività già esistente. Cessione del contratto di affitto e Asset Purchase Agreement

Un’attività di ristorazione, come ovvio, può essere anche acquistata. In questo caso, dal punto di vista legale, prima di ogni altra cosa sarà necessario accertarsi se alla vostra società viene consentito il subentro nel contratto di affitto già in essere tra il Landlord ed il vostro venditore. Nei contratti di locazione commerciale è sempre presente una clausola per cui la cessione del contratto (o assignment) ad un nuovo Tenant viene subordinata, salvo rarissime eccezioni, al previo consenso del Landlord, il quale in tal modo, come già fatto all’inizio del contratto, si riserva il diritto di scegliere il Tenant che secondo lui gli da` piu garanzie.

Se il Tenant subentrante non presenta adeguate garanzie patrimoniali o non presenta sufficiente esperienza nel settore della ristorazione, il Landlord avrà il diritto a rifiutarne il subentro. Una volta ottenuto il consenso del Landlord, il prossimo passo è la stipula del contratto di acquisto dell’attività. Negli Stati Uniti lo strumento giuridico più comunemente usato a detto fine è l’Asset Purchase Agreement, ovvero un contratto in virtù del quale il compratore acquista soltanto le attività – e non anche le passività – del business in questione.

Tra la stipula dell’Asset Purchase Agreement ed il closing (ovvero tra il preliminare di acquisto ed il contratto definitivo) l’acquirente effettua una due diligence piuttosto rapida ed elementare, volta ad accertare, tra le altre cose, le condizioni in cui versano i locali, il possesso dei permessi richiesti, l’esistenza di violazioni passate e non sanate, lo status della liquor license (v. infra), il pagamento della sales tax. Se l’acquirente si ritiene soddisfatto del risultato, le parti possono procedere al closing ed il business viene trasferito al compratore.

Lavori di ristrutturazione dei locali

Lo scenario ideale è, come ovvio, quello in cui il futuro ristoratore, sia che acquisti un’attività già esistente, sia che cominci un business interamente nuovo, entra in un locale già adibito all’uso ristorante e perfettamente funzionante. Purtroppo non è quasi mai questo il caso. Sia per ragioni di concept (ognuno vuole il proprio ristorante “personalizzato”) o per il fatto che il locale era in precedenza adibito ad uso diverso, in misura maggiore o minore si dovrà sempre dar corso ad una qualche attività di ristrutturazione.

Il primo passo in questo senso è rivolgersi ad un architetto, il quale disegnerà il locale nel modo da voi desiderato e presenterà il piano dei lavori di ristrutturazione al Department of Building per l’approvazione. Completato questo passaggio, entra in gioco il General Contractor, ovvero la ditta appaltrice dei lavori, comunemente noto come GC. Se il GC è una società seria proporrà al committente di stipulare un contratto d’appalto (Owner / GC Agreement), la cui versione standard usata nella stragrande maggioranza dei casi negli Stati Uniti è quella redatta dal The American Institute of Architects (AIA).

Viste le buone probabilità di entrare in un qualche tipo di disputa con il GC durante e dopo l’esecuzione del contratto (ciò, beninteso, capita ovunque, non solo negli Stati Uniti) è essenziale che il rapporto contrattuale tra committente e GC sia regolato da un contratto scritto. E` altrettanto importante inserire in questo accordo una penale in caso di ritardo nella consegna dei locali da parte del GC. Inserire una clausola di questo genere consente di essere indennizzati nel caso in cui si debba cominciare a pagare l’affitto del locale quando ancora il ristorante non è operativo a causa di qualche ritardo del GC nella consegna. Comunemente i GC opporranno particolare resistenza all’inserimento di questa pattuizione.

Food Service Establishment Permit

Verso la fine dei lavori di ristrutturazione, o comunque poco prima dell’inizio dell’attività, è il momento di presentare domanda per ottenere il Food Service Establishment Permit, ovvero il vero e proprio permesso all’esercizio della attività di ristorazione rilasciato dal Department of Health (DoH) di New York City. Il DoH stabilisce una serie di requisiti che devono essere osservati affinchè la somministrazione di cibo al pubblico avvenga nel rispetto delle regole igieniche previste.

Prima dell’apertura del ristorante, il DoH condurrà una ispezione preliminare (pre-inspection), in cui vengono fatte presenti al titolare eventuali violazioni delle normative in materia di food safety, in modo tale che quest’ultimo possa correggerle prima di dare avvio all’attività. Il DoH richiede che, sia in fase di pre-inspection sia in tutte le fasi successive dell’attività, all’interno del ristorante sia sempre presente un dipendente in possesso del Food Protection Certificate, ovvero di una certificazione attestante che la persona in questione ha frequentato un apposito corso di aggiornamento sulla normativa di cui sopra in tema di food safety.

E` buona pratica avere almeno due dipendenti in possesso di detta certificazione. Una volta passata la pre-inspection ed ottenuto il Food Service Establishment Permit, è possibile cominciare a servire cibo nel locale. Successivamente, senza alcun preavviso, il Department of Health effettuerà una nuova ispezione al fine di assegnare il “grade” al ristorante, ovvero il voto sulle condizioni igieniche dello stesso. Il grade va dalla lettera “A” (quando locale e` perfettamente a norma) alla lettera “C”, nel caso in cui vengano riscontrate violazioni oltre un certo numero.

Il voto in questione, qualunque esso sia, deve essere esposto all’esterno del locale a beneficio dei clienti. Di seguito, il DoH condurrà ispezioni periodiche, generalmente con cadenza annuale, al fine di confermare o modificare il grade assegnato al locale nel corso delle visite precedenti.

Sidewalk Café Permit. La Landmark Preservation Commission

Un ulteriore permesso deve essere richiesto nel caso in cui si voglia servire cibo su tavolini posizionati sul marciapiede antistante il locale. In questo caso è necessario presentare domanda per ottenere il c.d. Sidewalk Café Permit. Questa application, da indirizzarsi al Department of Consumer Affairs, prevede, tra le altre cose, la trasmissione delle planimetrie del ristorante e dello spazio esterno che si intende utilizzare.

Si consiglia di presentare la relativa domanda per tempo in quanto questo tipo di permesso, soprattutto a Manhattan, richiede parecchi mesi per essere rilasciato. In certi determinati quartieri, buildings o landmarks di interesse storico, in fase di ottenimento dei permessi sarà anche necessario confrontarsi ed ottenere l’autorizzazione preventiva della Landmark Preservation Commission (LPC), la quale interverrà, ad esempio, in tema di approvazione dei colori della facciata del locale e della forma e dei colori delle tende.

Inoltre, ogni qualvolta viene richiesto un permesso rilasciato dal Department of Buildings con riguardo ad opere di ristrutturazione edile da effettuarsi in un quartiere o palazzo di interesse storico, prima di procedere è necessario ottenere anche il benestare della LPC. Sia per il Sidewalk Café Permit, sia per tutto ciò che concerne la LPC, è essenziale farsi assistere da un’architetto o ingegnere specializzato in questo tipo di pratiche e possibilmente con buone connessioni all’interno dei vari dipartimenti della città di New York.

NYC Liquor License

Il procedimento per ottenere la licenza alla somministrazione e vendita di alcolici (liquor license) nello stato di New York è piuttosto lungo e complicato. L’autorità competente al rilascio della liquor license è la New York State Liquor Authority (NYSLA) e la materia a livello normativo è regolata dalla cosiddetta ABC Law (Alcohol Beverage Control Law). Nella maggior parte dei casi, soprattutto a Manhattan, inizialmente sarà necessario comparire avanti il Community Board locale, ovvero un comitato di quartiere che prende in esame le domande volte al rilascio della licenza ed avente il compito di formulare un parere – non vincolante – di diniego o di approvazione, che viene poi trasmesso alla NYSLA in vista della decisione finale.

Il parere del Community Board, come detto, non è vincolante, ma di fatto ottenere la concessione di una licenza contro il parere medesimo è sempre piuttosto complicato. A seconda del quartiere di New York in cui ci troviamo, il Community Board locale può essere più o meno tollerante al rilascio di nuove licenze. Ciò può dipendere da vari fattori, tra cui, in primis, la concentrazione di locali in possesso di “full liquor license” (ovvero la licenza che permette di vendere anche super alcolici in aggiunta a vino e birra) nel quartiere in questione. Più locali di quel tipo sono presenti, maggiore sarà il livello di scrutinio da parte del Community Board e la possibilità di incappare in un parere contrario.

Nello Stato di New York, contrariamente ad altri stati americani (Florida e New Jersey ad esempio), il numero delle liquor licenses rilasciabili non è legato al numero di abitanti presenti in una determinata area geografica, bensì è governato da altre regole come ad esempio la 500 Foot Rule, ovvero il divieto (spesso soltanto teorico) di rilasciare una full liquor license ad un locale se nel raggio di 500 piedi dallo stesso sono già presenti altri locali in possesso dello stesso tipo di licenza.

La 500 Foot Rule può essere superata dimostrando alla NYSLA, nel corso di un’apposita udienza conosciuta come 500 foot hearing, la sussistenza di un preciso interesse pubblico ad avere due o più locali in possesso di full liquor license nel raggio di 500 piedi. Molto più blande sono invece le regole che governano il rilascio della wine & beer license, così come il livello di scrutinio esercitato in questi casi dai Community Boards locali.

Quando si cerca un locale nell’area di New York e si prevede di fare domanda per ottenere una full liquor license, è assolutamente essenziale esaminare lo storico di quel determinato locale sul sito web della NYSLA: se detta location non ha mai avuto una full liquor license in precedenza (avendo avuto, magari, una semplice beer & wine), sarà molto difficile, soprattutto nell’area di Manhattan, ottenere un upgrade. Farsi rappresentare da un avvocato specializzato nel procedimento di ottenimento delle liquor licenses diventa un fattore fondamentale che può fare la differenza tra l’approvazione ed il rigetto di una domanda.

Visti di lavoro per gli Stati Uniti

Mentre le attività di ricerca dei locali, gli incontri con consulenti ed altri professionisti, nonchè la stipula dei vari contratti commerciali, possono essere svolte entrando negli Stati Uniti con ESTA o con visto B-1, nel caso in cui, invece, si intenda trasferirsi in questo paese per lavorare nel proprio ristorante sarà necessario ottenere un apposito visto lavorativo. Nel caso dei ristoranti il visto più indicato è quasi sempre il visto E-2, che può essere rilasciato a favore di chi effettua un investimento sostanziale in un’impresa commerciale negli Stati Uniti, di nuova fomazione oppure acquisita.

Il visto E-2 può essere ottenuto da cittadini di paesi che mantengono particolari trattati commerciali o di amicizia con gli Stati Uniti: l’Italia rientra tra questi paesi. L’investimento effettuato nell’impresa commerciale americana deve essere “substantial”, ovvero proporzionato e sufficiente a sostenere l’attività commerciale ed idoneo, almeno in teoria, a farne presumere la buona riuscita.

Non è stabilita una soglia minima di investimento, ma generalmente è molto improbabile che siano accolte domande di visto E-2 se l’investimento fatto risulta essere inferiore agli $80,000 / $100,000. Beneficiari del visto E-2 possono essere sia gli investitori sia i loro dipendenti, purchè abbiano la stessa nazionalità dell’investitore e vengano chiamati a ricoprire posizioni di tipo manageriale o per le quali siano richieste competenze specialistiche.

Precisiamo che le cifre anzidette si riferiscono all’investimento minimo necessario per ottenere il visto E-2 in generale. Nello specifico, aprire un ristorante a New York richiede un investimento ben superiore. Rispetto a New York, è molto più economico aprire un’attività di ristorazione in Florida, Texas ed altri stati americani. Per ulteriori info riguardo all’apertura di un ristorante a Miami, FL, vi invitiamo a leggere il nostro post Aprire un ristorante a Miami ed in Florida.

Il visto E-2 ha una durata di 5 anni, ma può essere rinnovato senza limiti purché continuino a sussistere le condizioni iniziali. Il coniuge ed i figli minori di titolare di visto E-2 possono accompagnare quest’ultimo e risiedere legalmente con lui negli Stati Uniti. Il coniuge, previa apposita application, potrà essere autorizzato a lavorare ovunque desideri, mentre i figli minori potranno soltanto frequentare corsi di studio. Per ulteriori informazioni al riguardo del visto E-2 ed altri visti disponibili per risiedere e lavorare legalmente negli USA si legga il nostro articolo Visti USA – I migliori visti per gli Stati Uniti.

Assumere dipendenti. Il rapporto di lavoro.

Il rapporto di lavoro negli Stati Uniti è strettamente “at will”, ovvero la legge, tipicamente, permette al datore di lavoro di licenziare (ed al dipendente di dare le dimissioni) da un giorno all’altro senza preavviso alcuno. In virtù di tutto ciò, assumere e licenziare personale per un ristorante a New York e negli Stati Uniti in generale è un’operazione relativamente semplice, ma è altrettanto semplice che i dipendenti si licenzino su due piedi perchè hanno ottenuto offerte migliori da altre parti. Pertanto, avere personale di rimpiazzo sempre pronto all’occorrenza è assolutamente fondamentale per mantenere un livello invariato di forza lavoro.

Per l’anno 2019 la paga base minima oraria di un cameriere in New York City è stata stabilita in $14.50, di cui $4.50 possono derivare dalle mance. Lo straordinario deve essere pagato 1.5 volte la paga oraria di base escluse le mance. La mancia non costituisce un obbligo di legge a carico del cliente ma di fatto rappresenta un uso istituzionalizzato. Il ristoratore ed i suoi dipendenti si aspettano sempre che il cliente paghi una mancia in ragione del 15-20% sul prezzo del pasto.

Registrare il proprio marchio commerciale

Ancora prima di iniziare a sviluppare un marchio commerciale che distingua il vostro ristorante negli Stati Uniti, è assolutamente raccomandato svolgere una ricerca preliminare (trademark clearance) per accertarsi che non vi siano marchi potenzialmente confondibili con il vostro. Un errore molto comune, infatti, è iniziare e portare a termine tutta l’attività di sviluppo del marchio per poi rendersi conto che quel determinato marchio è in conflitto con un altro e deve essere interamente rivoluzionato a partita già cominciata, il che costituisce un danno incalcolabile in termini di reputazione commerciale per la vostra attività. Negli Stati Uniti, ancor più che in Europa, c’è una sensibilità ed attenzione particolare ai diritti della proprietà intellettuale ed è pertanto considerato del tutto normale, anche per attività medio piccole, proteggere il proprio marchio dalle violazioni di terzi chiedendo – anche in via giudiziale – che l’uso di un marchio ritenuto confondibile cessi immediatamente. Per maggiori dettagli in merito, si veda il nostro articolo Registrazione Trademark USA e Likelihood of Confusion.

Una volta accertato che un determinato marchio è “libero”, si può procedere con la registrazione dello stesso presso lo United States Patent and Trademark Office. Registrare un marchio commerciale non è una condizione per ottenere protezione del proprio marchio (in quanto un marchio negli Stati Uniti è tutelato per il solo fatto di essere usato in commercio prima di un altro), ma sicuramente offre tutta una serie di vantaggi dai quali difficilmente si può prescindere. Per una overview generale del procedimento di registrazione del marchio di fronte allo USPTO si legga il nostro articolo Come Registrare un Marchio Commerciale negli Stati Uniti.

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Come registrare un marchio negli Stati Uniti ?

Il Trademark ed i diritti della proprietà intellettuale rappresentano molto spesso uno degli assets più importanti e preziosi per un’azienda: attraverso il marchio, l’azienda si rende riconoscibile al consumatore e rende i propri beni o servizi distinguibili da quelli offerti sul mercato dai propri concorrenti. I consumatori si affidano al marchio per identificare un determinato  bene come proveniente da un certo produttore e per ricollegare allo stesso certe importanti caratteristiche (o la loro mancanza), quali valore, qualità, prezzo, durata, affidabilità, ecc.

Il proprietario di un trademark ha il diritto esclusivo al suo utilizzo in relazione ad un certo prodotto o servizio. Negli Stati Uniti, il diritto all’uso esclusivo di un marchio sorge in capo alla persona, fisica o giuridica, che per prima utilizza lo stesso in commercio, al contrario di altri paesi in cui detto diritto si acquista con la registrazione.

Le domande di registrazione dei marchi negli USA devono essere depositate presso lo United States Patent and Trademark Office (USPTO). Detta agenzia, oltre ad amministrare il procedimento di registrazione, ha anche poteri di vigilanza e controllo sull’uso dei trademarks e funge da organo giudicante per certe determinate controversie.

Atteso che, come notato in precedenza, negli Stati Uniti il diritto esclusivo all’uso di un marchio sorge in capo al soggetto che per primo lo utilizza in commercio, ne discende che la registrazione del marchio non è un requisito necessario per ricevere tutela contro le violazioni di terzi, essendo sufficiente a tal fine provare l’uso prioritario. Tuttavia, la registrazione del trademark presso lo USPTO offre al titolare del marchio vantaggi significativi, come ad esempio:

• Presunzione legale di proprietà del marchio;
• Diritto all’uso esclusivo del marchio a livello federale;
• Diritto ad ottenere danni triplicati e condanna al pagamento delle spese legali in caso di violazione da parte di terzi;
• Incontestabilità dell’uso del marchio decorsi cinque anni dalla registrazione;
• Diritto ad usare il simbolo ®;
• Possibilità di registrare il marchio in altri paesi senza fornire prova dell’uso in commercio;
• Diritto di impedire l’importazione di prodotti contraffatti.

Requisiti per la registrazione del marchio negli Stati Uniti

Utilizzo in commercio. Il diritto all’uso esclusivo del trademark viene tutelato purché il marchio venga effettivamente utilizzato in commercio. Tuttavia, è consentito depositare domanda di registrazione anche prima che ciò avvenga. In entrambi i casi, anche se con tempistiche diverse, l’applicant è tenuto a produrre uno o più specimens, ovvero campioni del prodotto atti a provare l’uso del marchio in commercio (vedi infra).

Distintività. Per poter essere registrato e godere di tutela, il marchio deve presentare un carattere distintivo tale da identificare i beni o servizi a cui è collegato come provenienti da una specifica fonte. Se un trademark ha carattere distintivo, può essere registrato nel Principal Register dello USPTO e beneficiare di tutela legale completa. Esempi tipici di marchi distintivi sono costituiti da parole non presenti nel vocabolario, quali ad esempio Kodak, Nikon, Exxon, Pepsi, Xerox. Questi tipi di marchi godono di una protezione totale ed immediata. Un’altra categoria di marchi distintivi è rappresentata da parole di significato comune non aventi, però, alcuna relazione con i prodotti o le merci che il marchio identifica. L’esempio più popolare tra questi è il trademark “Apple”, che associa un frutto come la mela ad una serie di prodotti e servizi a contenuto tecnologico. Se un marchio, per contro, è puramente descrittivo, potrà essere registrato soltanto nel Supplemental Register ed acquisire tutela completa solo quando avrà acquisito carattere distintivo col decorso tempo (c.d. “secondary meaning”). Un trademark è considerato descrittivo quando descrive unicamente le caratteristiche di un prodotto. Esempi di marchi puramente descrittivi sono “Cold & Creamy” per gelati, o “Beef and Beer” per ristoranti. Se un marchio è semplicemente generico, non potrà mai essere registrato nè godere di tutela legale. Esempi di marchi generici sono, molto banalmente, “Arancia” per identificare arance, o “Scarpe” per identificare scarpe, ecc. Un trademark può presentare carattere distintivo sin dalla nascita e diventare generico col passare del tempo. Ciò accade quando un marchio è diventato così celebre che il suo nome, dopo un certo periodo, ha iniziato ad identificare il prodotto stesso piuttosto che il suo produttore. Tipici esempi di marchi divenuti generici sono Xerox, Velcro, Aspirina, Jet Ski, Thermos e così via. Quando un marchio diventa generico, il suo proprietario non può impedire a soggetti terzi di utilizzare un marchio identico o simile per i propri prodotti. In tali casi, spetta al titolare mettere in atto un’intensa campagna pubblicitaria in modo che il consumatore torni ad associare quel determinato marchio con il produttore e non con il prodotto in sé e per sé.

Non confondibilità del marchio. Due marchi identici o simili presenti nella stessa classe di beni o servizi non possono coesistere né possono essere contemporaneamente registrati. Due marchi sono considerati “confondibili” se ci sono buone probabilità che il consumatore medio possa essere indotto a credere che i beni o servizi recanti detti trademarks provengano dalla stessa fonte. Non esiste alcun rischio di confondibilità se due marchi confondibili tra loro sono usati per identificare prodotti venduti in settori merceologici diversi. Un marchio può essere considerato confondibile o simile ad un altro se si può riscontrare:

• somiglianza quanto alle parole: ad esempio Woody Stout, Woody Wheat e Woody Brown Ale per birra. Frickin ‘e Flip’n Chicken per servizi di ristorazione. Alair e Holaira per dispositivi medici per il trattamento delle malattie polmonari.
• somiglianza nell’aspetto e nel design;
• somiglianza quanto al suono: ad esempio, Seycos vs. Seiko, Entelect vs. Intelect; Cana vs. Canya; Kresco vs. Cresco;
• somiglianza quanto al significato: ad esempio: Mr. Clean vs. Mr. Rust; Promise vs. Pledge.

Marchi ingannevoli. Un trademark è considerato ingannevole quando trasmette al consumatore una descrizione fuorviante dei beni o dei servizi che identifica. Ad esempio, la registrazione del marchio TITANIUM è stata rifiutata in relazione a certi determinati autoveicoli non contenenti titanio. Il trademark SILKEASE è stato ritenuto ingannevole con riferimento a capi di abbigliamento non contenenti seta.

Nomi di persona. Il nome di una persona vivente non può essere registrato come trademark se non a seguito del consenso scritto della stessa, che deve essere fornito allo USPTO.

Tipi di Tradermaks

Un marchio può consistere in parole, frasi, simboli, disegni e loro combinazioni. Un trademark può anche essere costituito da suoni, odori, colori, forme, domain names, packages e c.d. aspetto commerciale.

Service Marks. I service marks sono trademarks che identificano un servizio piuttosto che un bene. Non vi è alcuna differenza tra i marchi di servizio e altri tipi di marchi quanto a procedura di registrazione e tutela.

Marchi di certificazione I marchi di certificazione attestano che un determinato prodotto soddisfa certi requisiti o standards stabiliti dall’ente certificatore. Il marchio non viene utilizzato dall’ente certificatore, ma solo da terzi al fine di identificare prodotti o servizi che soddisfano i requisiti stabiliti dall’ente certificatore.

Marchi collettivi. I marchi collettivi appartengono ad un’organizzazione o associazione i cui membri li possono utilizzare per distinguere i loro prodotti dai prodotti provenienti da soggetti non membri.

Il procedimento di registrazione del marchio negli USA

Trademark clearance

Prima di depositare la domanda di registrazione è altamente consigliato effettuare una ricerca preventiva volta ad individuare la presenza nello stesso settore merceologico di marchi potenzialmente confondibili con il marchio che si intende registrare. Una prima ricerca di base dovrebbe essere condotta, come minimo, sul database dei trademarks tenuto dallo USPTO e su Google. Successivamente, qualora la situazione lo richieda, dovrebbe essere condotta una ricerca più approfondita.

Domanda di registrazione del trademark

Una volta che l’indagine preliminare è stata completata ed i risultati mostrano che un certo determinato trademark può essere registrato senza problematiche apparenti, è possibile depositare la domanda di registrazione presso lo USPTO. Se il trademark soddisfa i requisiti principali sopra descritti (distintività, non confondibilità, ecc.) non dovrebbero sussistere cause ostative alla sua registrazione nel Principal Register.

Come notato in precedenza, se un marchio viene considerato descrittivo, può comunque essere ammesso alla registrazione nel Supplemental Register. Secondo alcune opinioni, l’uso continuativo di un trademark descrittivo per un periodo di cinque anni costituisce prova automatica dell’acqusita distintività del marchio e dunque della sua idoneità a passare nel Principal Register . Tuttavia, nella maggior parte dei casi l’esaminatore richiederà ulteriori prove attestanti che il marchio è diventato abbastanza conosciuto da identificare compiutamente i prodotti o i servizi coperti.

La domanda di registrazione può essere depositata online visitando il sito web dello USPTO. Le applicazioni cartacee sono ancora permesse, ma sono fortemente scoraggiate anche in termini di filing fees, notevolmente più alte rispetto alla versione online.

La domanda include, in primo luogo, le informazioni generali relative al titolare del marchio e alla sua descrizione. Come notato sopra, in genere un marchio è costituito da parole, disegni o una combinazione degli stessi. In caso di combinazione di parole e disegni, è necessario caricare sul sito dello USPTO un file jpg che riproduce il marchio. Altrimenti basterà semplicemente digitare le parole che costituiscono il marchio. Se le parole contenute nel marchio non sono in inglese, deve essere fornita una traduzione indipendentemente dalla lingua in cui ogni data parola ha un significato. Questo non è un aspetto secondario, perché se il richiedente non fornisce la traduzione in prima istanza, gli sarà addebitato un costo aggiuntivo in un secondo tempo, al momento dell’esame della pratica.

Il prossimo step della domanda è l’indicazione della classe merceologica di registrazione. Esistono 45 classi standard di beni e servizi ai sensi della Classificazione di Nizza, e spetta al richiedente individuare la classificazione ritenuta più appropriata per i prodotti o servizi a cui il trademark si riferisce. Lo stesso bene o servizio può essere incluso in più di una classe. Per ogni classe merceologica lo USPTO addebita una filing fee non inferiore ai $225.00.

Filing Basis

Dopo aver indicato le classi di beni o servizi sotto le quali si intende registrare il trademark, il richiedente è tenuto a scegliere la c.d. filing basis, o base di deposito, per la sua domanda. Come precedentemente osservato, è possibile presentare una domanda basata sia sull’uso effettivo ed attuale del marchio in commercio, sia sull’intenzione di utilizzare il marchio in futuro (intent-to-use basis). In entrambi i casi, sia pure in momenti diversi, il richiedente è tenuto a fornire prova dell’uso in commercio del marchio depositando uno o più specimens, o campioni, nel senso chiarito in precedenza.

Gli specimens accettati possono variare a seconda del bene o servizio di che trattasi: tra i più comuni troviamo cartellini, etichette, immagini, annunci pubblicitari, pagine Web, biglietti da visita ecc. Tutti gli specimens indicati per essere accettati devono riprodurre chiaramente il marchio che si intende registrare.

Un’altra filing basis è la registrazione (o domanda di registrazione ancora pendente) di un marchio effettuata in un paese straniero. In tal caso non sarà necessario provare l’uso in commercio. Il paese straniero deve essere firmatario della Convenzione WIPO di Parigi.

Esame da parte del legale USPTO assegnato al caso

Trascorsi circa tre mesi dal deposito della domanda, un esaminatore nominato dallo USPTO (c.d. examining attorney) esaminerà la domanda ed emetterà un provvedimento tramite il quale (i) la registrazione può procedere allo step successivo (v. infra Pubblicazione e Opposizione), oppure (ii) vengono sollevate obiezioni sotto forma di c.d. Office Actions. L’esame del legale USPTO verterà sulla correttezza formale della domanda e sulla sussistenza dei requisiti sostanziali del marchio visti in precedenza, quali distintività, non confondibilità ecc.

Office Actions

Se l’esaminatore solleva obiezioni alla registrazione del marchio proposto, emetterà una office action, ovvero una comunicazione, generalmente via email, con cui l’applicant viene reso edotto del fatto che il procedimento non può passare alla fase successiva in quanto sono state riscontrate certe determinate problematiche. A questo punto, il richiedente ha sei mesi di tempo per inviare le sue controdeduzioni. Alcuni tipi di office actions, per lo più quelle basate sul mancato rispetto dei requisiti formali della domanda, sono facilmente risolvibili e tipicamente sarà sufficiente una semplice modifica dell’application. Altri tipi di office actions, in particolare quelli basate su mancanza di carattere distintivo e/o confondibilita` del trademark, richiedono una risposta formale contenente argomenti legali e case law che consentano di superare le obiezioni sollevate. Prima di inviare la risposta, è una buona pratica contattare l’esaminatore e cercare di ottenere suggerimenti utili su come redigere il documento. Se nonostante la risposta dell’applicant il rifiuto persiste, questi ha il diritto di presentare ricorso presso il Trademark Trial and Appeal Board (TTAB) e, successivamente, presso la giurisdizione delle corti federali statunitensi. Vedi il nostro post Registrazione Trademark e Likelihood of Confusion.

Pubblicazione e opposizione

Qualora l’esaminatore approvi la domanda, il trademark sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’USPTO. Entro 30 giorni dalla pubblicazione chiunque vi abbia interesse può presentare un’opposizione alla registrazione del marchio in questione. Nel 99% dei casi questi tipi di opposizione provengono da proprietari di altri marchi con cui il trademark appena pubblicato è potenzialmente confondibile. Il procedimento di opposizione è gestito dal TTAB. Nella maggior parte dei casi le parti raggiungeranno un accordo per risolvere la controversia prima che il procedimento di opposizione giunga al termine. Generalmente le parti stipulano un c.d. coexistence agreement che lascia a ciascuna il diritto ad utilizzare il proprio trademark sia pure con alcune limitazioni reciproche.

Registrazione

Scaduto il termine di 30 giorni dalla pubblicazione senza che opposizioni siano intervenute, il marchio può essere registrato e un certificato ufficiale di registrazione sarà rilasciato al richiedente. Come precedentemente notato, in caso di domande basate sull’intent of use, se non viene presentata alcuna opposizione lo USPTO emetterà una Notice of Allowance, alla quale dovrà seguire uno Statement of Use corredato con gli specimens entro i 6 mesi successivi.

Manutenzione

Al fine di mantenere in vita la registrazione del marchio, il suo proprietario è tenuto a depositare presso lo USPTO: (i) una Dichiarazione di Uso Continuato o una Dichiarazione combinata di Uso Continuato e Incontestabilità, tra il quinto e il sesto anniversario della registrazione (quest’ultima è consentita solo per i marchi inclusi nel Principal Register); (ii) una domanda di rinnovo ogni 10 anni (la prima volta tra il nono e il decimo anniversario dalla registrazione).

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